Una disputa legal por el uso de un apellido compartido entre dos empresas de materiales eléctricos ha culminado con una sentencia judicial que obliga a una de ellas a cambiar su nombre y eliminar el distintivo de sus plataformas digitales. El caso, que involucró una licitación pública del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y una batalla en los tribunales, pone de manifiesto los riesgos de la similitud en la denominación de empresas, especialmente en sectores donde la reputación y la confianza son cruciales.
La empresa demandante, con una trayectoria que se remonta a 1946, había registrado el apellido en cuestión como marca de servicios en 1992, ampliando posteriormente su registro para incluir marcas de fábrica, comercio, propaganda y nombre comercial. La compañía demandada, fundada en 1996, adoptó el mismo apellido como parte de su nombre, generando una situación de potencial confusión en el mercado.
El punto crítico de la disputa se dio en junio de 2018, cuando ambas empresas participaron en una licitación pública del ICE. Debido a la similitud en sus nombres, el ICE adjudicó erróneamente el contrato a la compañía demandada, en lugar de a la empresa con mayor antigüedad y registro previo de la marca. Este error, según la empresa demandante, le causó pérdidas económicas y daños a su reputación.
Ante la situación, la empresa afectada presentó una diligencia administrativa ante el Registro Nacional para impugnar la inscripción de la otra compañía, argumentando competencia desleal y la primacía del registro original de la marca. Sin embargo, esta diligencia fue rechazada en octubre de 2018. Insatisfecha con el fallo, la empresa apeló ante el Tribunal Registral Administrativo, que finalmente le dio la razón en agosto de 2019, ordenando la inmovilización de la sociedad demandada hasta que modificara su denominación social.
A pesar de la resolución favorable, la empresa demandante alegó que la compañía demandada continuó utilizando el apellido en su denominación social, correos electrónicos corporativos, página web y perfil en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop). Esta persistencia en el uso del distintivo, según la empresa actora, mantenía el riesgo de confusión y podía repetirse la situación de la licitación del ICE.
En consecuencia, la empresa demandante presentó una demanda judicial en la vía ordinaria, solicitando que se obligara a la otra compañía a eliminar el apellido de todos sus materiales de comunicación y registros oficiales. La empresa demandada se defendió argumentando falta de competencia, prescripción y falta de derecho, alegando que el uso del apellido respondía al apellido materno de su representante legal y que había coexistido con otras marcas similares durante años sin generar confusión.
El Tribunal Primero Civil de Primera Instancia de San José, tras analizar el caso, falló a favor de la empresa demandante en abril de 2022. La sentencia ordenó a la empresa demandada eliminar el apellido de su denominación social, correos electrónicos, rótulos, membretes, páginas web y redes sociales, así como abstenerse de utilizarlo en cualquier material promocional o comercial.
La empresa demandada apeló la sentencia ante la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, argumentando que los documentos aportados por la empresa demandante eran copias simples sin autentificación y que no podía responsabilizarse por comunicaciones de terceros o resultados de búsquedas en Internet. Además, argumentó que el uso del apellido no generaba confusión, ya que su denominación social contenía otros elementos diferenciadores y que la protección de marca recae sobre el signo en su conjunto, no sobre un apellido aislado.
Sin embargo, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia confirmó la sentencia del Tribunal de Primera Instancia, rechazando los argumentos de la empresa demandada. Los magistrados señalaron que las copias simples de los documentos aportados por la empresa demandante, provenientes de direcciones oficiales, eran suficientes para acreditar los hechos alegados, en conjunto con el peritaje presentado.
La Sala también enfatizó que la similitud en la denominación de ambas empresas generaba un riesgo real de confusión, especialmente en un sector como el de los materiales eléctricos, donde el apellido en cuestión era conocido y contaba con protección registral. Los magistrados recordaron que, según la Ley de Marcas, el titular de una marca registrada tiene derecho a impedir el uso de signos idénticos o similares para productos o servicios relacionados cuando exista probabilidad de confusión.
La sentencia de la Corte Suprema de Justicia sienta un precedente importante en materia de protección de marcas y competencia desleal, destacando la importancia de la originalidad en la denominación de empresas y los riesgos de la similitud en el mercado. El caso también subraya la necesidad de que las instituciones públicas, como el ICE, sean rigurosas en la evaluación de las ofertas en las licitaciones públicas, para evitar errores que puedan perjudicar a las empresas con derechos legítimos.
La empresa demandada deberá ahora cumplir con la sentencia judicial, modificando su nombre y eliminando el apellido en cuestión de todos sus materiales de comunicación y registros oficiales. Este proceso podría implicar costos adicionales y un esfuerzo de rebranding para la empresa, pero es necesario para evitar futuras disputas legales y proteger la reputación de ambas compañías. La decisión judicial también servirá como advertencia para otras empresas que puedan estar considerando utilizar nombres o denominaciones similares a las de sus competidores, especialmente en sectores donde la confusión puede tener consecuencias económicas significativas.
